Anteriormente, ya habíamos hablado sobre la delgada línea entre la inspiración y la falsificación de diseños industriales de moda, sin embargo, hay casos en que las marcas de moda son copiadas por sectores diferentes a éste.
Este es el caso de Tous, una de las marcas más reconocidas en el sector de la joyería de moda, con más de 100 años de historia y caracterizada por su icónico oso.
El pasado 7 de julio de 2021 el Tribunal General de la UE (TGUE) emitió la sentencia relativa al procedimiento de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado que había instado la empresa Tous. El Tribunal ha rechazado el recurso presentado por Tous contra la decisión de la EUIPO, permitiendo así que el registro de una lámpara con forma de oso de la empresa china Zhejiang China-Best Import & Export siga vigente.
¿Cuáles son los antecedentes de este Caso?
En 2018 Tous presentó ante la EUIPO la nulidad del dibujo o modelo registrado en 2017 por la empresa china Zhejiang China-Best Import & Export, alegando el uso no autorizado de su marca y la falta de carácter singular del diseño.
Pero, ¿Qué es el carácter singular de un diseño según la legislación europea? ¿Cómo se ha pronunciado el TGUE al respecto?
Según lo dispuesto en el art. 6.1.b) del Reglamento nº 6/2002, el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario registrado debe apreciarse a la vista de la impresión general que este produce en el usuario de que se trate. Dicha impresión general ha de ser diferente de la que produce todo dibujo o modelo hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiera reivindicado prioridad, antes de dicha fecha.
Según la jurisprudencia, el carácter singular de un dibujo o modelo debe resultar desde el punto de vista de un usuario informado, de una impresión general de ausencia de efecto «déjà vu» con respecto a cualquier otro dibujo o modelo anterior, es decir, que no recuerde al de otra marca y que aporte los criterios de singularidad y de altura creativa.
Ante esto, Tous alega que existen múltiples coincidencias en la manera de reproducir la forma del osito: visto de frente, posición frontal, brazos abiertos, orejas y patas redondeadas, y que las únicas diferencias eran efecto tridimensional, sombra amarilla y dimensiones.
Como podemos apreciar, ambos osos presentan elementos en común, pudiendo incluso recordar a los pendientes Tous negros con dorado.
De acuerdo con dicho Reglamento, un dibujo o modelo comunitario podrá declararse nulo si no posee un carácter singular, pero pese a las similitudes entre ambos osos, la EUIPO rechazó la solicitud de anulación, misma que Tous recurrió, pero fue desestimado el recurso en 2020.
Fue entonces cuándo Tous presentó recurso ante el Tribunal Europeo, pero, en la sentencia publicada el pasado Julio de 2021 el TGUE ha considerado que no existe grado de similitud entre ambas figuras y que la impresión general producida por el dibujo o modelo de la empresa china es diferente de las producidas por las marcas anteriores de Tous.
Pero, ¿cuáles son los requisitos para que se considere la prohibición de registro de cualquier dibujo o marca? :
- Similitud del signo controvertido con la marca anterior
- Renombre de la marca anterior
- Riesgo de que el uso sin justa causa del signo controvertido conlleve una ventaja desleal
Tous presentó pruebas para corroborar el renombre de la marca como fotografías de celebrities luciendo las joyas Tous, anuncios publicitarios, búsquedas en Google con keyword ‘Tous’, etc… sin embargo, las pruebas aportadas, según el TGUE, no permitían llegar a la conclusión de que las marcan anteriores gozaran de renombre.
De acuerdo con el TGUE, no puede prosperar su alegación relativa a la existencia de una ventaja desleal, dada la falta de renombre de las marcas anteriores de Tous.
Por tanto, el Tribunal desestimó también el segundo motivo invocado de renombre y, en consecuencia, el recurso presentado por Tous en su totalidad.
En mi opinión, considero que detrás de cada dibujo o modelo hay mucho esfuerzo intelectual, económico y humano y en el caso de Tous un «renombre» con años de trayectoria profesional, inversión en marketing y campañas publicitarias. Tous ha sabido posicionarse entre las mejores marcas de joyería en España y a nivel internacional, todo ello, no debe pasarse por alto.
Pese a que existen leves diferencias entre ambos osos, no debemos olvidar que Tous ha logrado diferenciarse de otras joyerías a través de su imagen: su icónico osito es uno de los logotipos más conocidos y está presente en la mente del consumidor como el top of mind de la joyería por lo que es muy fácil asociarlo con la marca y con su línea de productos, lo cuál implica el riesgo causar una confusión entre los consumidores y que en consecuencia caiga en el supuesto de una ventaja desleal, requisito que podría derivar en una prohibición de registro de otros diseños y marcas con carácter similar.
¿Qué pensáis vosotros cuándo veis este oso? ¿Está Tous en vuestro top of mind?
Si tienes dudas o quieres saber más sobre cómo registrar tu diseño puedes dejar tu comentario o escribir a info@fashiondigitallaw.com
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